背景介紹
PPH是英文Patent Prosecution Highway的縮寫,直譯為專利審查高速路,顧名思義,它是指申請人提交的專利申請的加快審查通道。
2011年11月1日,我國與日本特許廳率先啟動中日PPH試點,之後,又先後與美國、德國、韓國、俄羅斯等十餘個國家啟動了雙邊PPH試點業務。
中日PPH試點於2011年11月1日啟動,為期一年。該PPH試點曾於2012年11月1日、2013年11月1日和2015年11月1日各延長一次,至2018年10月31日止。根據中日兩局局長簽署的 《中國國家知識產權局與日本特許廳關於延長專利審查高速路試點的聯合意向性聲明》,中日PPH試點將自2018年11月1日起再延長五年,至2023年10月31日止。[1]另外,由歐洲專利局(EPO)、日本特許廳(JPO)、韓國特許廳(KIPO)、 中國國家知識產權局(CNIPA)和美國專利商標局(USPTO)等五局(以下稱:IP5)於 2013 年 9 月就啟動一項全麵的五局專利審查高速路 (IP5 PPH)試點項目達成一致,以更好地加快處理在這些局提出的專利申請。 IP5 PPH 試點項目自 2014 年 1月 6 日起始,利用五局中任意一局的審查結果,可以向其他四局的所在國提交PPH申請,從而變得更加便利。
對專利申請人而言,PPH的優勢非常明顯:
● 利用PPH,專利申請可以被加快審查,申請人有望更迅速地獲知審查意見;
● 專利申請的成本會降低,答複審查意見通知書的次數會減少;
● 專利申請被授予專利權的可能性也會增加。[2]
但是,在PPH申請的操作實務中,如果不注意一些細節,很可能導致出現PPH申請失敗的情況。理解手續中的一些細節,對提高PPH申請的成功率很有幫助,以在中國利用JPO審查結果的PPH申請為例,本文將逐一進行闡述和說明。
1. PPH申請的種類
向CNIPA申請PPH,主要可以通過2條途徑:
① 依照巴黎公約,使用來自JPO的工作結果,以下稱為JPO-PPH;
② 使用來自 JPO 的 PCT 國際階段工作結果, 以下稱為PCT-PPH。
其中第一種途徑,對應申請(OEE申請)可以是構成優先權要求基礎的申請、由構成優先權要求基礎的 JPO 申請派生出的申請(例如 JPO 申請的分案申請或要求JPO 申請國內優先權的申請)、或是 PCT 申請的日本國家階段申請。[3] 這種類型的PPH申請中,申請人需注意完整,準確地填寫本申請與OEE申請的關係。例如,本申請與OEE申shen請qing為wei同tong一yi件jian國guo際ji申shen請qing分fen別bie進jin入ru中zhong國guo及ji日ri本ben國guo家jia階jie段duan的de申shen請qing,申shen請qing人ren如ru果guo隻zhi填tian寫xie這zhe層ceng關guan係xi,審shen查zha員yuan可ke能neng會hui認ren為wei未wei能neng完wan整zheng填tian寫xie二er者zhe之zhi間jian的de關guan係xi,從cong而er下xia發fa補bu正zheng通tong知zhi書shu。申shen請qing人ren在zai檢jian查zha後hou發fa現xian,本ben申shen請qing與yuOEE申請同時要求了同一件日本基本申請作為優先權基礎,經過補充後,本件PPH申請獲得通過。
第二種途徑的PCT-PPH申請,對應該申請的 PCT 申請的國際階段的最新工作結果,即國際檢索單位的書麵意見(WO/ISA)、國際初步審查單位的書麵意見(WO/IPEA)或國際初步審查報告(IPER), 指出至少一項權利要求具有可專利性/可授權(從新穎性、創造性和工業實用性方麵)。其中需要注意的是,作出WO/ISA ,WO/IPEA ,IPER 僅限於JPO, 並且,如果WO/ISA、WO/IPEA 或 IPER 的第 VIII 欄記錄有任何意見(例如,第八欄中畫×),該申請將不能夠請求 PCT-PPH。[4]
2. PPH申請的時機與條件
① CNIPA 申請必須已經公開(申請人在提出 PPH請求之前或之時必須已經收到 CNIPA作出發明專利申請公布通知書。)。為了盡快滿足本條要求,申請人可以在新申請時選擇“提前公布”,這樣在初審合格後申請會立刻進入公開階段。
② CNIPA 申請必須已經進入實質審查階段(申請人在提出PPH請求之前或之時必須已經收到CNIPA作出的發明專利申請進入實質審查階段通知書)。有一個例外是,申請人可以在提出實質審查請求的同時提出 PPH 請求。 申請人也可以選擇在新申請時同時提交實質審查請求,這樣申請在公布的同時將進入實審階段。
③ CNIPA 申請必須是電子申請。申請人如果在新申請階段是提交的紙件申請,必須先進行紙轉電(電子申請)的操作,才可以進行PPH申請。
3. PPH申請所需基礎文件
① JPO jiuduiyingshenqingzuochudesuoyoushenzhayijiantongzhishudefubenjiqiyiwen,shenqingrenkeyitijiaozhongwenhuoyingwenyiwen,bukeyizhitigongriwenyuanwendetongzhishu。shenqingrenkeyiliyongAIPN(JPO 的文件訪問係統)上述文件,隻需要在PPH申請表中勾選相應選項, 不需要提交附件。在PCT-PPH申請中,申請人可以通過“PATENTSCOPE”獲得最新國際階段工作結果的副本及譯文。申請人應在PPH請求表中填寫所有通知書的信息,不能有遺漏,也要注意識別通知書的正確發文日期。
② JPO 認定為具有可專利性/可授權的所有權利要求的副本及其譯文,同上一條一樣,申請人可以提交中文或英文譯文。在PCT-PPH申請中,申請人可以通過“PATENTSCOPE”獲得該副本及譯文。
③ JPO 審查員引用文件的副本,如果是前述審查意見通知書引用的文件,屬於參考文件,無需提交,隻需在PPH申請表中寫明。同樣的,PCT-PPH中對應的國際申請的最新國際工作結果中引用文件,如果是參考文件,則不構成駁回理由,也不必提交。
④ 權利要求對應表,申請人可在PPH請求表中說明本申請與對應的OEE申請的權利要求的充分對應關係。
4. 權利要求的對應關係及補正
CNIPA 申請的所有權利要求,無論是原始提交的或者是修改後的,必須與 JPO 認定為具有可專利性/可授權的一個或多個權利要求充分對應。權利要求“被認定為可授權/具有可專利性”是指,JPO 審查員在最新的審查意見通知書中明確指出權利要求“具有可專利性/可授權的”,即使該申請尚未得到專利授權。由於翻譯和權利要求格式造成的差異,如果 CNIPA 申請的權利要求與 JPO 申請的權利要求有著同樣或相似的範圍,或者 CNIPA 申請的權利要求範圍比 JPO 申請的權利要求範圍小,那麼,權利要求也被認為是“充分對應”。[5]
需要注意的是,根據中國專利法實施細則第51條的規定,發明專利的申請人,在進行實體審查的同時,或者在收到進入實審通知書的三個月內,可以對申請進行主動修改。因此,在CNIPA申請的權利要求中,如果有與對應的日本申請中的具有專利性的權利要求沒有充分對應的情況下,提出PPH請求時或提出前,為了滿足“充分對應”的條件,應該對該CNIPA申請的權利要求進行主動修改。也就是說,如果申請人打算提出PPH請qing求qiu,在zai進jin行xing實shi體ti審shen查zha請qing求qiu的de同tong時shi,或huo者zhe在zai收shou到dao進jin入ru實shi審shen通tong知zhi書shu的de三san個ge月yue內nei,有you必bi要yao對dui本ben專zhuan利li進jin行xing主zhu動dong修xiu改gai。在zai實shi務wu操cao作zuo中zhong,如ru果guo審shen查zha員yuan以yi權quan利li要yao求qiu不bu能neng滿man足zu“充分對應”的條件,下發補正通知書,而這時又超過了上述可以進行主動修改的期限,則申請人不能為了滿足“充分對應”的條件而再提交主動修改。所以,為避免出現上述情況,建議收到進入實審通知書的三個月內,應該盡快提交PPH申請,預留出充足的時間。
另外,審查員在收到申請人的PPH請求後,如未能滿足要求,會視情況下發PPH補正通知書,給予申請人一次補正的機會,以克服缺陷,如果未能克服,申請人可以再次提交PPH請求,但至多一次。若再次提交的PPH請求仍不符合要求,申請將按照正常程序等待審查,不能加快審查。
結語
PPH為專利申請人提供了更加方便、快捷的專利審查服務,同時也促進了各專利審查機構之間的工作共享,有助於提升專利審查的效率和質量。也正是因此,PPH備受各國知識產權界矚目。再加上2014年開始的由世界五大專利局(中、美、歐、日、韓)共同達成的IP5 PPH試點,相信會有越來越多的申請人開始了解,利用PPH。希望本文可以為大家提供一些幫助。謝謝!
參考資料:
[1] CNIPA 官網公告 http://www.cnipa.gov.cn/zscqgz/1133266.htm
[2] CNIPA 官網:PPH對外合作網絡:助力中國企業"走出去" http://www.cnipa.gov.cn/zscqgz/1100035.htm
[3] CNIPA 官網: 在中日專利審查高速路(PPH)試點項目下向中國國家知識產權局(CNIPA)提交PPH請求的流程 http://www.cnipa.gov.cn/docs/2019-12/20191231083803468915.pdf
[4] CNIPA 官網: 在中日專利審查高速路(PPH)試點項目下向中國國家知識產權局(CNIPA)提交PPH請求的流程 http://www.cnipa.gov.cn/docs/2019-12/20191231083803468915.pdf
[5] CNIPA 官網: 在中日專利審查高速路(PPH)試點項目下向中國國家知識產權局(CNIPA)提交PPH請求的流程 http://www.cnipa.gov.cn/docs/2019-12/20191231083803468915.pdf
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